Op deze pagina lichten wij het traject toe dat wij met onze opdrachtgevers doorlopen om een internationale octrooiaanvrage in te dienen. Een internationale octrooiaanvrage wordt ook wel ook wel WO (WOrld) aanvrage of PCT (Patent Cooperation Treaty) aanvrage genoemd.
Belangrijk is om u te realiseren dat een internationale octrooiaanvrage zelf niet verleend wordt. Het is een tijdelijke aanvrage die na de internationale fase voortgezet dient te worden als één of meerdere nationale aanvragen en/of een Europese aanvrage (die na verlening zelf ook weer tot meerdere nationale octrooien leidt). Met een internationale aanvrage koopt u anderhalf jaar tijd om de (relatief dure) stap van de landenkeuze uit te stellen en alle opties open te houden.
- Keuze voor een internationale octrooiaanvrage
- Concept-octrooiaanvrage
- Indiening en afhandeling formaliteiten
- Search report en written opinion
- Publicatie
- Geen verdere verplichting
- Optionele reactie op search report
- Rapporteren van en reageren op communications
- Nationale fase(n)
- Legenda
Keuze voor een internationale octrooiaanvrage
Als er al een (Nederlandse) octrooiaanvrage is ingediend voor de uitvinding kan die – mogelijk in aangepaste en/of vertaalde vorm – worden ingediend als internationale octrooiaanvrage. Lees dan verder bij “Indiening en afhandeling formaliteiten”.
Als er voor de uitvinding nog geen eerdere octrooiaanvrage is gedaan beginnen met een intake, waarin we de uitvinding bespreken. Dat kan telefonisch, al videobellend, per e-mail of al naar gelang wat de omstandigheden vergen op locatie bij uw bedrijf. Tijdens het gesprek laten wij ons informeren over wat er volgens u nieuw is aan de uitvinding en geven wij aan of die uitvinding zich leent om er octrooi op aan te vragen, en of dat gelet op wat er al bestaat op het gebied van de uitvinding kans van slagen heeft. Als er niet precies bekend is wat er al bestaat, kunnen we besluiten om eerst een onderzoek te doen. De vraag die centraal staat om te beantwoorden is “wat wil je je concurrent precies kunnen verbieden”. Want het verkrijgen van een alleenrecht is het hoofddoel van een octrooi.
Na de intake sturen wij een opdrachtbevestiging waarin staat wat we gaan doen en voor welk bedrag, en zodra we daar akkoord op hebben ontvangen gaan wij aan de slag. De opdrachtbevestiging en de daarin genoemde bedragen zijn een maand geldig.
Concept-octrooiaanvrage
Wij stellen dan een concept-octrooiaanvrage op. Dat is een technisch-juridische tekst die bestaat uit:
- een beschrijving van de uitvinding, waarin wordt uitgelegd welk technisch probleem er door de uitvinding wordt opgelost ten opzichte van wat er al bestond,
- voorlopige figuren van de uitvinding; en
- claims (in het Nederlands “conclusies” genoemd); nauwkeurige definities van waar precies een alleenrecht voor gevraagd wordt. Het zijn er altijd meerdere, die achtereenvolgens steeds specifieker worden. De eerste beschrijft waarvoor we bij voorkeur bescherming krijgen, de volgende waarvoor we bescherming vragen als de ruimste claim niet nieuw of inventief gevonden wordt.
We hebben hier normaalgesproken een doorlooptijd van twee tot drie weken voor nodig.
Als we u het concept toesturen vragen we om het goed door te nemen en ons gewenste aanvullingen of wijzigingen te laten weten. We zijn ons ervan bewust dat juridische taal geen eenvoudig leesvoer is, dus als de tekst niet duidelijk is hebben we graag dat u ons even belt. Uiteraard ook als de tekst wel duidelijk is, maar er aanpassingen gewenst zijn. We passen het concept dan zo nodig aan en leggen het opnieuw voor ter goedkeuring.
Indiening en afhandeling formaliteiten
Zodra u akkoord geeft dienen we de octrooiaanvrage als internationale octrooiaanvrage in bij het Europees Octrooibureau. We geven toestemming om de verschuldigde taksen van onze depositorekening af te schrijven. U ontvangt van ons een indieningsbevestiging en we sturen een factuur voor onze werkzaamheden.
Daarna is het wachten op de resultaten van het door het Europees octrooibureau uit te voeren nieuwheidsonderzoek.
Search report en written opinion
Na enkele maanden worden er een search report met written opinion opgeleverd door het Europees Octrooibureau. Die bestuderen wij en we zullen u opvolgend een rapportage toesturen waarin we de bevindingen van de examiner toelichten en voorstellen hoe hierop te reageren. Dat voorstel bespreken we vervolgens.
Als de het search report en de written opinion volledig identiek zijn aan die van het onderzoek voor de eerdere Nederlandse aanvrage refereren wij naar onze eerdere rapportage en brengen wij geen kosten in rekening. Het Europees octrooibureau stort dan mogelijk ook een deel van de officiële takse voor het onderzoek terug. Voor dat bedrag ontvangt u van ons dan een creditfactuur.
Publicatie
De internationale aanvrage wordt 18 maanden na de prioriteitsdatum gepubliceerd. Als er een eerdere (Nederlandse) aanvrage was dat vindt dit 18 maanden na indiening van die Nederlandse aanvrage plaats, als de internationale aanvrage de eerste aanvrage was, dan 18 maanden na indiening van de internationale aanvrage.
Geen verdere verplichting
Gedurende de internationale fase, die in ieder geval tot 30 maanden na de indieningsdatum van de internationale octrooiaanvrage (of als er een eerdere (Nederlandse) octrooiaanvrage was, de indieningsdatum van die eerdere octrooiaanvrage) duurt, is een reactie op het search report niet verplicht. Verdere inhoudelijke correspondentie kan ook in de op de internationale fase volgende nationale fase(n) gevoerd worden. Als ervoor gekozen wordt om niet te reageren worden het search report en de daarbij behorende written opinion automatisch het eindrapport (International Preliminary Report on Patentability) van de internationale fase.
Optionele reactie op search report
Er kan ook voor gekozen worden om wel te reageren op het search report. Met name wanneer de bezwaren in het search report onterecht gevonden worden kan er gepoogd worden om door middel van het indienen van argumenten of gewijzigde claims een positief eindrapport te krijgen. Zo’n positief rapport kan ervoor zorgen dat het verleningstraject in de navolgende nationale fase(n) eenvoudiger verloopt en het kan zelfs gebruikt worden voor het besluit om al dan niet nationale aanvragen in te dienen. Omdat er aan een inhoudelijke discussie in de internationale fase additionele kosten verbonden zijn nemen we hierover naar aanleiding van het search report in overleg een besluit.
Rapporteren van en reageren op communications
Als er gekozen wordt voor een inhoudelijke reactie zal het Europees octrooibureau een communication uitsturen, en daarop mogen wij ook weer reageren. Uiteindelijk levert het Europees octrooibureau een International Preliminary Report on Patentability op, dat later in de nationale fase(n) als uitgangspunt voor het verleningstraject dient.
Nationale fase(n)
Uiterlijk 30 maanden na de indieningsdatum van de internationale octrooiaanvrage (of als er een eerdere (Nederlandse) octrooiaanvrage was, de indieningsdatum van die eerdere octrooiaanvrage) moet de internationale aanvrage voortgezet worden als nationale aanvrage in de landen waar u uiteindelijk octrooibescherming wenst. Voor een voortzetting als Europese aanvrage is deze termijn 31 maanden. Wij herinneren u tijdig aan deze termijn en sturen u dan ook een overzicht van de kosten per land.
Per gekozen land moet het verleningstraject dan afgerond worden. Die trajecten zijn onafhankelijk van elkaar en een verleend octrooi in het ene land biedt geen garantie dat er in een ander land ook een octrooi verleend zal worden.
Legenda
De centrale balk geeft van links naar rechts de procedure aan die doorlopen wordt.
Het donker paarse vak is de stap waarin we momenteel in de procedure zitten.
Een licht ingekleurd vak geeft aan dat een stap voltooid is.
Een wit vak geeft aan dat een stap nog moet volgen.
Een wit vak met stippellijn geeft aan dat een stap optioneel is.
Een zandloper wil zeggen dat er gewacht wordt op bijvoorbeeld een akkoord, of op officiële stukken.
Deze stap kan mogelijk meermaals doorlopen moeten worden.
Waar er vaste tijdperioden van toepassing
zijn staan die boven de centrale balk aangegeven.
De stap wordt uitgevoerd door IP Maison.
De stap wordt uitgevoerd door u als opdrachtgever.